郭吧丨计算机软件专利保护的新发展（三）

前两篇我们介绍了计算机软件的GUI保护以及案例一，详见 、 ，今天再结合案例「 指导案例1 5 9 号 （ 腾达案） 」分享一些所思所想、心得体会，欢迎留言交流。

指导案例159号（腾达案）

【资料图】

2019 年岁末， 最高人民法院对深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权案（以下简称“腾达案”）作出的二审判决 引起业界对多主体实施方法专利的再度关注。

判决中特别提及了通信领域的特点，即“互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，且往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的方法专利，或者采用此种撰写方式能更好地表达出发明的实质技术内容”。

的确，通信领域中方法专利相对较多，侵权判定中涉及多个实施主体的情形也非鲜见。但是，权利要求是否只能、或者最好撰写为需要多个主体的参与才能实施的方法？如果不是，为什么实践中确有不少这类权利要求？原因何在？解决的出路又何在？对此，法官在思考，从事专利审查、专利代理的业界人士也在思考，所有思考指向一个共同的目标：如何使得这个领域的发明创造能够得到切实的保护。

基本案情

原告深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）诉称：深圳市吉祥腾达科技有限公司（以下简称腾达公司）未经许可制造、许诺销售、销售，济南历下弘康电子产品经营部（以下简称弘康经营部）、济南历下昊威电子产品经营部（以下简称昊威经营部）未经许可销售的多款商用无线路由器（以下简称被诉侵权产品）落入其享有的名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”（专利号ZL02123502.3，以下简称涉案专利）发明专利的专利权保护范围，请求判令腾达公司、弘康经营部、昊威经营部停止侵权，赔偿损失及制止侵权的合理开支共计500万元。

被告腾达公司辩称：1、涉案专利、被诉侵权产品访问任意网站时实现定向的方式不同，访问的过程亦不等同，腾达公司没有侵害敦骏公司的涉案专利权。并且，涉案专利波爱护的是一种网络接入认证方法，腾达公司仅是制造了被诉侵权产品，但并未使用涉案专利保护的技术方案，故其制造并销售被诉侵权产品的行为并不构成专利侵权；2、敦骏公司诉请的赔偿数额过高且缺乏事实及法律依据，在赔偿额计算中应当考虑专利的技术贡献度、涉案专利技术存在替代方案等。

弘康经营部、昊威经营部共同辩称：其所销售的被诉侵权产品是从代理商处合法进货的，其不是被诉侵权产品的生产者，不应承担责任。

法院经审理查明：敦骏公司明确以涉案专利的权利要求1和2为依据主张权利，其内容为：1：一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于包括以下处理步骤：A．接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文，直接提交给“虚拟Web服务器”，该“虚拟Web服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟Web服务器”模块实现；B．由该“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接，“虚拟Web服务器”向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文，再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站Portal_Server的报文；C．收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Server的访问。2：根据权利要求1所述的一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于：所述的步骤A，由门户业务用户在浏览器上输入任何正确的域名、IP地址或任何的数字，形成上行IP报文；所述的步骤B，由“虚拟Web服务器”虚拟成该IP报文的IP地址的网站。

敦骏公司通过公证购买方式从弘康经营部、昊威经营部购得“Tenda路由器W15E”“Tenda路由器W20E增强型”各一个，并在公证人员的监督下对“Tenda路由器W15E”访问网络运营商门户网站的过程进行了技术演示，演示结果表明使用“Tenda路由器W15E”过程中具有与涉案专利权利要求1和2相对应的方法步骤。

被诉侵权产品在京东商城官方旗舰店、“天猫”网站腾达旗舰店均有销售，且销量巨大。京东商城官方旗舰店网页显示有“腾达（Tenda）W15E” 路由器的图片、京东价199元、累计评价1万+，“腾达（Tenda）W20E” 路由器、京东价399元、累计评价1万+，“腾达（Tenda）G1”路由器、京东价359元、累计评价1万+等信息。“天猫”网站腾达旗舰店网页显示有“腾达（Tenda）W15E”路由器的图片、促销价179元、月销量433、累计评价4342、安装说明、技术支持等信息。

2018年12月13日，一审法院依法作出通知书，主要内容为：限令腾达公司10日内向一审法院提交自2015年7月2日以来，关于涉案“路由器”产品生产、销售情况的完整资料和完整的财务账簿。逾期不提交，将承担相应的法律责任。但至二审判决作出时，腾达公司并未提交相关证据。

山东省 济南市中级人民法院于2019年5月6日作出（2018）鲁01民初1481号民事判决： 一、腾达公司立即停止制造、许诺销售、销售涉案的路由器产品； 二、弘康经营部、昊威经营部立即停止销售涉案的路由器产品； 三、腾达公司于判决生效十日内赔偿敦骏公司经济损失及合理费用共计500万元； 四、驳回敦骏公司的其他诉讼请求。 一审案件受理费46800元，由腾达公司负担。 宣判后，腾达公司向最高人民法院提起上诉。 最高人民法院于2019年12月6日作出（2019）最高法知民终147号民事判决，驳回上诉，维持原判。

敦骏公司原审中主张腾达公司制造、销售以及许诺销售被诉侵权产品的行为构成对其涉案专利权的侵害，构成专利侵权。 二审庭审中，敦骏公司又主张腾达公司在制造被诉侵权产品的过程中必然会对被诉侵权产品的Web认证功能进行测试，该测试过程必然覆盖涉案专利的全部步骤，故认为腾达公司的上述测试行为构成侵权。 腾达公司上诉认为，涉案专利保护的是一种网络接入认证方法，腾达公司仅是制造了被诉侵权产品，但并未使用涉案专利保护的技术方案，并且涉案专利方法并不是产品制造方法，根据该方法并不能直接获得任何产品（包括被诉侵权产品），涉案专利的保护并不能延伸到产品，故原审判决判令腾达公司“立即停止制造、许诺销售、销售涉案的路由器产品”并不正确。

对此本院认为，涉案专利技术属于网络通信领域，该领域具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，且往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的方法专利，或者采用此种撰写方式能更好的表达出发明的实质内容。然而这些方法在实际应用中，往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行。因此，被诉侵权人完全可以采用上述方式，在未获得专利权人许可的情况下，将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中，甚至，还可以集成其他功能模块，成为非专用设备，并通过对外销售获得不当利益。从表面上看，终端用户是专利方法的实施者，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。因此，应当认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施。

如果按照专利侵权判断的一般规则，即应当以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征，作为专利侵权的必要条件。那么，仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法功能的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为。同时，仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权，不足以充分保护专利权人的利益，因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因，也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害，而专利权人更无权主张虽直接实施了专利方法、但并无生产经营目的的终端用户构成专利侵权。

在上述情形下，针对网络通信领域方法的专利侵权判定，应当充分考虑该领域的特点，充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

对于本案，具体分析如下：

第一，腾达公司虽未实施涉案专利方法，但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品，具备可直接实施专利方法的功能，在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中，发挥着不可替代的实质性作用。首先，根据前述已认定的事实，被诉侵权产品为具备了可直接实施专利方法功能的路由器。网络用户只需在正常网络环境下，利用具备上网功能的普通电脑，除了必须借助被诉侵权产品之外，无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊网络条件，就能完整的实施涉案专利方法，故被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用。其次，根据涉案专利说明书的记载，实现强制Portal并非只能通过涉案专利方法来实现，涉案专利方法区别于其他方法的显著特征是在接入服务器内设置了具有重定向功能的虚拟Web服务器，通过该虚拟Web服务器实现强制Portal功能。而被诉侵权产品之所以能够用于实现与涉案专利方法相同的强制Portal过程，正是因为其内部也设置了与涉案专利完全相同的虚拟Web服务器。因此，除了专利权人授权的产品之外，被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。

第二，腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联。涉案专利方法并非是实现强制Portal功能的唯一方法，但腾达公司大量制造并销售的3款被诉侵权产品却采用了涉案专利方法来实现强制Portal功能，并且在其官网和大型电商网站的旗舰店上，针对被诉侵权产品的特点功能介绍中，对被诉侵权产品的Web认证功能在多处予以公开宣传，本院据此认定腾达公司因涉案专利获得了原本应当属于专利权人的利益。

第三，因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为，专利权人的创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得回报，如专利权人的利益无法得到补偿，必将导致研发创新活动难以为继。另一方面，如前所述，腾达公司却因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益，利益分配严重失衡，有失公平。

综合以上因素，本院认为，在本案的情形下，应当认定腾达公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为构成专利侵权并应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。原审判决认定侵权成立，并判令腾达公司立即停止制造、许诺销售、销售固化了涉案专利方法实质内容的3款涉案路由器产品，适用法律及确定的民事责任承担方式正确。

上述指导案例159号裁判要点确认的“不可替代的实质性作用”标准，解决了信息化时代背景下的多主体实施专利的保护难题。 最高人民法院认为，涉及互联网通信技术方法专利在实际应用中，往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中。 当终端用户使用终端设备时，将再现专利方法的全部过程。 从表面上来看，终端用户是专利方法的实施者。 然而，专利方法其实早已由被诉侵权人固化在被诉侵权产品，终端用户使用终端设备，只是机械的重复运用此前固化在被诉侵权产品内的专利方法。 最高院充分考虑了上述技术特点，对专利侵权判定的全面覆盖原则作了新的诠释，将“被诉侵权产品或方法全面覆盖涉案专利权利要求的所有技术特征”解释为“被诉行为或者行为结果对专利权利要求的全部技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用”。 对全面覆盖原则前述认定丰富了我国专利侵权判定理论体系，满足了产业创新和专利实质化保护的内在需要，将对以互联网通信技术为代表高新技术产业的知识产权保护和创新激励产生较大影响，同时向世界传达了中国法院关于知识产权实质化保护的价值取向和裁判理念，故具有指导意义。

（一）原则上，“不可替代的实质性作用”仅限于涉案专利方法的实质内容被固化在同一实体装置中的情形

在腾达案中，涉案专利权利要求涉及用户设备、接入服务器、真正门户网站Portal_Server三个主体，其中，接入服务器和真正门户网站Portal_Server均内置于腾达路由器中，而用户设备只是普通设备。因此，法院认为涉案专利方法的实质内容全部被固化在同一实体装置（即被诉路由器产品）中。此时适用“不可替代的实质性作用”规则，将方法专利的固化者认定为专利侵权并承担相应侵权责任，并不存在障碍。

事实上，自腾达案判决作出以来，人民法院对于该规则的适用一直持谨慎态度，后续适用也仅限于与腾达案相似的情况，或者是单主体实施的方法专利，它们都满足同一特点：即涉案专利方法的实质内容被固化在同一实体装置中。例如，在苏州汇川技术有限公司、西门子公司等侵害发明专利权纠纷案中，原告西门子公司请求保护的专利权利要求涉及操作多相电源的方法的两个技术方案，被诉侵权产品在支路的功率单元出现故障时，设备即会通过实施专利方法的技术手段全面覆盖涉案专利权利要求的相应技术特征。因此，法院认为，实现专利方法的实质内容被完全固化在被诉侵权的设备中，该固化行为对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，因此被诉侵权行为人实施了该专利方法，构成侵权。

在实践中，除了腾达案中的情形外，多主体实施方法专利还存在更复杂的类型。例如，专利方法的实质内容被固化到多个实体装置中，且该多个装置的控制人不同的情形。在西电捷通与索尼公司侵害发明专利权纠纷案中，西电捷通持有的涉案专利即典型的“专利方法的实质内容被固化到多个实体装置”的多主体实施方法专利。具体而言，涉案专利记载了一种移动设备接入局域网时的安全认证方法，该方法涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个独立物理实体，涉案专利的完整实施需要这三个实体相互协调配合。此时，提供以上三者中的任何一方，是否满足“不可替代的实质性作用”规则的构成要件从而被认定为直接侵权？本文认为，该案中提供单一装置的行为难以起到专利侵权的“实质性作用”，因而不适用“不可替代的实质性作用”进行侵权认定。

腾达案中，最高院认定被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有“实质性作用”的前提在于，除被诉侵权产品之外，网络用户只需要在正常网络环境下，借助具体上网功能的普通电脑即可完整实施涉案专利方法。可见，“不可替代的实质性作用”中“实质性作用”的满足，要求除了借助被诉侵权产品之外，用户无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊条件。

索尼案中，实施方法专利的实质内容分别被固化在移动终端、无线接入点、认证服务器三个实体装置中，因此，每个设备都无法仅借助普通通用设备就能完整实施涉案专利，相反，每个设备都必须借助另外两个固化了方法专利的专用装置才能完整实施涉案方法专利，故每一个设备都没有固化实施专利的实质内容，无法满足“实质性作用”这一要件。

腾达案提出了“不可替代的实质性作用”规则，一定程度上为多主体实施方法专利维权提供了一条新的裁判思路，体现了知识产权司法裁判关注技术本质、寻求知识产权实质性保护的价值取向。但该规则中的“实质性”、“不可替代”等要件不宜进行扩展使用，否则将导致专利私权利与公共利益保护的失衡。

关键词： 侵权产品 涉案专利 专利方法

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